成功阻止抢注,超凡助力“ELEGOO”商标在印度尼西亚获权
发布时间:2023-07-07 17:30
收录于合集: #国际商标布局

案件背景

在东盟成员国中,印度尼西亚是商标抢注高发国家之一。由于印度尼西亚商标保护采用“申请在先”原则,即优先保护较早在印度尼西亚申请注册的商标权利,抢注人通常可在较低成本的基础上抢先注册其他权利人的知名商标,从而获得商标权利保护,以阻碍商标实际权利人进入印度尼西亚市场,或通过抢注获取高额经济回报。鉴于以上背景,超凡国际商标服务团队通常较为重视监测印度尼西亚商标抢注情况。

2023年6月,超凡国际商标服务团队接受深圳市智能派科技有限公司(以下简称“智能派”)委托,对其核心品牌“ELEGOO”进行海外品牌检索及监测工作。超凡团队通过商标监测发现有第三方在印度尼西亚第7类的“3D 打印机”等商品上申请了 “ELEGOO” 商标。该商标整体设计风格和文字要素与“ELEGOO”品牌的宣传样式相同,且指定保护的商品与“ELEGOO”实际使用的商品构成了相同或类似商品。超凡团队及时与智能派沟通并在双方的共同努力下,通过商标异议方式成功阻止了抢注商标的注册,有效防止了智能派核心品牌被他人在同一商品上抢注并推出相应产品的事件发生。

商标如下所示:

智能派法务对此表示:“一直以来,我公司都极为重视知识产权保护,力图通过对品牌及创新成果进行保护来打造企业的护城河。核心商标一旦被抢注成功,将极大损害公司权益。感谢超凡在我们核心品牌‘ELEGOO’海外品牌检索及监测工作中的卓越表现。由于超凡对商标监测的敏锐感知以及及时地介入,成功阻止了恶意商标抢注事件的发生,为我们保护品牌权益和商业利益提供了强有力的支持”。

 

智能派品牌简介

深圳市智能派科技有限公司成立于2015年,成立后快速发展,已经成为全球智能制造行业的新起之秀,专注于研发、生产和销售消费级3D打印机、激光雕刻机、STEM套件等产品,借助编程以及3D打印技术支持,致力于为富有创意设想的不同消费群体提供智能化创作空间,带去便捷、快乐、个性化的使用体验。深圳市智能派科技有限公司以独立站、亚马逊、eBay、阿里巴巴等多元化销售平台为依托,目前已经将百万台产品销往全球80个国家与地区。

注:图片来源于智能派公司官网

 

背景与需求

智能派正处于高速发展期,销售业绩不断跨越新篇章,连续多年年销售额持续稳步增长,目前已经将百万台产品销往全球80个国家与地区。随着公司知名度的不断提高,核心品牌在海外被抢注事件发生的概率增加。为了维护品牌在海外的竞争力,实现公司产品在海外市场的自由销售,加强知识产权保护工作刻不容缓。智能派希望能及时监测并发现海外的抢注信息,阻止抢注商标注册行为,为品牌出海清扫障碍。

 

超凡解决方案

作为智能派常年合作的知识产权服务机构,超凡组建了一支专业服务团队,基于智能派的实际需求提供针对性解决方案。

一、建立专业的商标全球监测服务体系

超凡利用合作的全球商标数据库服务优势,对智能派旗下包括“ELEGOO”在内的重点商标在核心类别在全球190余个国家或地区进行监测预警,有效监测不法的商标抢注行为并采取必要行动。此次通过监测发现,“ELEGOO”商标被美国某个人在“3D打印机”等商品上抢注,并已初审公告,超凡团队及时将该信息通知智能派。

二通过异议及时阻止对方商标核准注册

01.巧用优先权,占据较早申请日

由于抢注商标处于公告期,根据印尼商标制度,自商标公告之日起两个月为异议期,期间任何人可对该申请提出异议。因此,超凡团队建议智能派立即采取异议措施,阻碍抢注商标注册。

如上文中提到的,印度尼西亚商标保护采用“申请在先”原则,审查员接受度较高的异议理由是“声明权利人在印度尼西亚拥有在先商标权利”。遗憾的是,当下智能派并未在印度尼西亚拥有早于抢注人的商标权利。

在此情况下,超凡团队并未直接建议放弃“声明在先权利”,而是利用《巴黎公约》第4条中关于商标优先权的规定:“‌任何联盟国家的国民或其权利继承人,‌如果在某一巴黎公约成员国正式提出了商标注册申请,‌那么在首次申请后的六个月内,‌可以在其他成员国就同一商标在相同商品上提出注册申请,‌并享有优先权”,建议智能派基于其他国家早于该抢注商标申请日提交的在先商标的优先权,提交一件印度尼西亚新申请,并通过该优先权声明“申请在先”对抢注商标提起异议,从而阻碍抢注商标注册。超凡团队通过丰富的案件经验,确认该方案的成功率和可行性后,对智能派在其他国家的商标注册进行了检索和分析,最终确认采用摩纳哥商标优先权提交新申请和异议。

02.深入研究,基于印度尼西亚商标法,提炼多条关键异议理由

(1)充分利用印尼商标法第二十一条第一款有关“侵犯在先相同或近似商标权利”的禁注规定。

如果商标与另一方拥有的在先商标构成相同或近似,且指定保护的商品或服务构成同一或类似的商品或服务,申请将被驳回。虽然智能派提交的“ELEGOO”商标申请日期晚于抢注商标,但其要求优先权的摩纳哥在先商标申请日早于抢注商标,因此,智能派通过该方案可成功声明其为“ELEGOO”在先权利人,阻碍抢注商标注册。

(2)充分利用印尼商标法第二十一条第一款有关“侵犯驰名商标”的禁注规定,并引用WIPO认定驰名商标的相关规定。

印尼当国对认定“驰名商标”有十分严苛的规定,必须突出品牌在该国的知名度。幸运的是,印尼已经加入了世界知识产权组织(WIPO)。在本案中,超凡利用WIPO的相关认定标准,通过提供该商标在中国的使用证据及他国的商标注册证以证明其在国际上已经获得了广泛的知名度,符合被认定为“驰名商标”的条件。根据《巴黎公约》第6条第2款的规定,复制、模仿或翻译其他国家公众熟知的商标,在其他缔约国内将被禁止使用在相同或相似商品上。我国是《巴黎公约》成员国之一,则“ELEGOO”应当获得驰名商标的保护。

(3)充分利用印尼商标法第二十一条第三款有关“恶意抢注”的禁注规定。恶意抢注是指在申请商标时,申请人明知他人已经在使用并积极推广该商标,却还故意提出申请,其目的往往是为了获取不正当的利益。

本案虽然没有直接证据表明抢注方在申请前已知晓“ELEGOO”品牌,但通过分析双方商标的相似性以及指定保护商品的重叠度可以间接推断出抢注方应当知晓“ELEGOO”品牌,并存在通过“ELEGOO”品牌获利的不良意图。

(4)充分利用印尼商标法第二十一条第二款有关“侵犯名人姓名或姓名缩写、照片或他人拥有的法人实体名称”的禁注规定。

“ELEGOO”品牌实际是深圳市智能派科技有限公司英文名称“SHENZHEN ELEGOO TECHNOLOGY CO., LTD.”中的一部分,因此抢注人侵犯了深圳市智能派科技有限公司法人实体名称。

(5)充分利用印尼商标法第二十条有关“违反公序良俗”的禁注规定。

不同的申请人拥有相同的商标,商标所有人的利益就会受到损害。侵犯商标权造成公众混淆可归类为违反公共秩序的行为。

 

案件成果

01.成功阻止抢注商标注册,打击恶意注册行为,达到强有力的品牌威慑效果。

印度尼西亚知识产权局认可智能派所提交的“ELEGOO”商标拥有“在先商标权利”,同时认可抢注商标符合“侵犯驰名商标权利”及“恶意抢注”的行为,最终支持了智能派提出的异议申请,驳回抢注商标的注册申请。企业积极的维权行为不仅可及时避免商标被恶意第三方抢注,还可威慑其他抢注人,表明企业维护商标权利的决心,从而避免更多潜在抢注的发生。

02.商标成功确权,为企业进入海外市场构建品牌壁垒,保障海外自由销售。

通过本次异议案,超凡有效阻止了智能派核心品牌在印度尼西亚被他人在其核心商品上抢注的行为,并成功通过智能派名义在核心类别第7类成功注册“ELEGOO”商标,保障了该品牌产品与智能派的唯一指向性,支撑了智能派产品拓展海外市场,保障企业在印度尼西亚的自由销售。

03.助力智能派知识产权部门有效地履行了企业品牌保护的工作职责。

企业知识产权部门在防范企业无形资产被侵占、为品牌出海规避侵权风险中扮演着重要角色。智能派知识产权部门通过与超凡团队的积极配合和快速响应,联手成功打击了抢注行为,为品牌的全球化战略贡献了突出力量。
 

服务团队核心人员简介

王容

超凡知识产权国际商标代理人

超凡知识产权国际商标代理人,在海外商标权利的保护体系布局构建、获得、维护、维权、纠纷解决等方面具有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾代理超6000件商标确权、维权案件,包括商标“PGYTECH”欧盟无效宣告案,商标“WIN”印度尼西亚诉讼案,处理数十件印度尼西亚抢注商标的异议案等。参与编写《世界各国商标保护制度及申请实务2021》,全书52万余字,覆盖全球209个国家或地区主体,由中国工商出版社出版发行。

谢麟龙
超凡知识产权服务顾问
中华商标协会商标人才库二级代理人才

超凡知识产权顾问,具有4年知识产权服务经验,主要负责企业商标、专利、版权等知识产权综合事务的咨询及办理,为客户处理过众多国内外疑难商标、核心商标确权、保权,国内外品牌抢注清理,在国内及国际商标布局、确权、维护有着丰富经验。主要服务客户包括广州中望龙腾软件股份有限公司、倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司、深圳市智能派科技有限公司、广州菲亚兰德科技有限公司等知名企业。

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